撰写发明专利申请文件以避免被无效需要注意的几个问题

1．关于权利要求书权利要求书作为申请专利时提交的必要材料，划定了专利最初的保护范围，虽在后续的实质审查阶段以及可能的无效宣告阶段，申请人还有修改的机会，但是都以不超过原始记载的内容为限。所以权利要求书的撰写是十分重要的开端，对撰写者来讲更是一项十分专业、又极具难度的工程，既要求撰写人理解本专利涉及的技术知识，还要知晓本申请最大的保护范围，以及授权后可能的稳定性。

在撰写权利要求书的时候，首先要选择合适的权利要求的类型，不同的权利要求的类型甚至能够决定一份专利申请是否有实用意义以及是否能够给申请人带来经济利益。例如：“一种提高蛋鸡产蛋率的方法，其特征在于对蛋鸡饲喂……”。“一种去黑头的方法，其特征在于将……涂于皮肤”。就这两个权利要求而言，使用某项专利产品并不构成侵权行为，因此，即使有人使用了这样的方法来提高鸡的产蛋率以及去除黑头，专利权人也很难发现他人侵犯了自己的专利权，同时也很难对侵权行为进行取证。

因此，在撰写权利要求书时，应尽可能的将权利要求的类型撰写为专利产品和可以转让的生产工艺。近几年来，国家知识产权局在专利审查的过程中，大力提倡以“三性”为主线，要求被授权的专利申请必须具有“三性”，即新颖性、创造性、实用性。虽然，一个技术方案是否具有新颖性和创造性主要取决于技术方案本身，但是某种程度上来说，权利要求书的撰写质量的高低，能够决定这份专利申请是否能够被授权，或者被授权之后是否稳定。

首先，权利要求书包括独立权利要求和从属权利要求，独立权利要求必须是一个完整的技术方案。专利法实施细则第二十条规定：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。必要技术特征是指，发明或者实用新型解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或者实用新型的技术方案，使之区别于背景技术中所述的其他技术方案。

因此，独立权利要求必须要有解决技术问题的必要技术特征，使之区别于现有技术，有些代理人在撰写权利要求书时，为了提高专利申请的授权率，会限定一些非必要的技术特征，但是如果非必要技术特征过多，则使得权利要求保护的范围过窄，其应用的意义不大，对于申请人的利益也有所损害。因此，权利要求书的撰写，尤其是独立权利要求，不仅要包含必要技术特征，而且要简洁明了的限定权利要求请求保护的范围。

其次，在被提出无效请求的案件中，权利要求书不清楚也占据了比较大的份额。专利法第二十六条第四款明确规定：权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。在专利的审查过程中，最常见的涉及到权利要求不清楚的问题是使用一些诸如“左右”、“约”、“较优”、“优选”、“基本”、“为宜”、“例如”这些导致权利要求数限定出不同的保护范围的敏感词，因此在撰写权利要求书的过程中，要尽量避免使用这些词汇。

另外，在撰写权利要求书的过程中，要尽量避免一些缩写词和自造词汇或自定义，如果非要采用缩写词、自造词或自定义词汇，必须要有详细的说明，避免由此产生的不清楚的问题，有些专利申请文件，由于采用这些词汇，并且在权利要求书和说明书中没有给出明确的说明或解释，甚至会造成公开不充分的缺陷，化工领域和医药领域的专利申请尤其要注意这一点，虽然有些不清楚的问题能够通过意见陈述等方式进行克服，但是有些缺陷是致命的，无法通过其他方式克服，会导致申请被驳回。另外，较为多见的是主题名称不清楚，例如“一种……的配方”以及“一种……的产品及其生产方法”，这样的记载都使得本领域的技术人员无法判断权利要求书请求保护的类型到底是产品还是方法。

再次，权利要求书应当得到说明书的支持，造成权利要求书得不到说明书的支持的原因，一般都是因为申请人不愿意公开更多的具体实施方式，同时又希望权利要求请求保护的范围能够尽量的宽。最为常见的是权利要求书概括出来的内容过于上位或者所概括的内容是申请人推测出来的内容。当然，并不是所有概括过宽的权利要求书都得不到说明书的支持，如果所属领域的技术人员能够根据申请文件中的内容，通过合理的推测，能够推测出其所概括的内容也能达到相同的技术效果，解决相同的技术问题，这种概括也是被允许的。专利审查指南第二部分第二章节记载了：

通常，对产品权利要求来说，应当尽量避免使用功能或者效果特征来限定发明。只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的。对于权利要求中所包含的功能性限定的技术特征，应当理解为覆盖了所有能够实现所述功能的实施方式。因此，在专利审查的过程中，审查员所审查的范围是： “覆盖了所有能够实现所属功能的实施方式”，这就提高了新颖性、创造性、支持等授权的标准。而在侵权诉讼中，所能主张的范围是说明书及附图描述的该技术特征的具体实施方式机器等同的实施方式。相当于，申请人经过严格审查后，获得的是一个较窄的保护范围。

这对于申请人而言无疑是不公平的……因此，在法院与专利局就该问题达成一致之前，功能性限定应当谨慎使用。如果确实需要采用功能或效果特征来限定权利要求，应当在说明书中给出尽可能多的实施例，以便在将来行使专利权时覆盖更大的范围。

2．关于说明书专利法第二十六条第三款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。据统计，在被提出无效的专利申请中，说明书公开不充分也是一个常被提出无效的理由。这一法条，有两个个内容，

一是：要做出清楚、完整的说明，另一个是：要以所属技术领域的技术人员能够实现为准。申请人为了保留商业机密或秘密，或者为了获得更大的保护范围，通常把关键步骤或关键配方不予以公开，从而导致说明书公开不充分，难以被授权。然而，为了帮助申请人获取最大的利益或者保护范围，通常只需要将那些构成发明技术方案的必要技术特征和用于支持该技术方案的具休实施方式记载在说明书里面，而把一些能够发明或实用新型带来更好的技术效果的附加技术要点或者不属于专利法保护范围的技术内容作为技术秘密保留下来即可。没有这些附加技术要点，所属领域技术人员仍然能够实现该发明或实用新型的技术方案，只是其效果不如包括了这些作为技术秘密的附加技术要点的产品或方法好，比如制造出来的产品成本较高或性能较差，或合格率较低等等。

而在通常情况下，撰写申请文件的过程中，对于技术方案中关键配方或关键步骤，要在说明书里有更加详尽的说明，以帮助所属领域的技术人员能够清楚地理解和实施技术方案，从而避免公开不充分的问题。例如，笔者曾遇到过这样一件专利申请：一种鼻炎药的配方，其特征在于所述中药的组分及其比例为当归1. 2%，黄芪5%，白术，防水……。在第一次审查意见通知书中，审查员指出，所属领域的技术人员无法得知所述的“防水”为何物，也无法得知其性状和功效，因此，本申请说明书公开不充分，不符合专利法第二十六条第三款的规定。申请人在答复第一次审查意见通知书时认为，此处的“防水”应为“防风”，是笔误，并且代理人也与审查员解释了缘由为发明人提交的申请资料是手写，其字迹潦草，使得其中的“风”看起来像是“水”。

但是审查员并不认可代理人陈述的理由，认为说明书中并没有记载其中的“防水”为“防风”，也没有记载其性状和功效，所属领域的技术人员无法直接地、毫无疑义的确定其中的“防水”为“防风”，坚持其说明书公开不充分，最终导致该案件视为撤回。实际上，本案是极有可能得到授权的，由于一处笔误而导致其无法授权是非常可惜的。在本案中，代理人应当负有主要责任，其应该在撰写申请文件时与申请人进行核实。另外，如果在说明书中记载了组成配方的各味中药原料的性状、功效、拉丁文名称等内容，即使由于笔误的原因将“防风”写为“防水”，其最多是不清楚的，而不至于导致公开不充分，而这种不清楚的缺陷也是能够通过意见陈述修改过来的。此外，在医药生物领域和化学领域中，一些技术方案的实现必须依赖实验结果的数据进行支持，如果没有详尽的实验数据的支持，也很容易导致公开不充分，例如，对于已知化合物的新用途发明，通常情况下，需要在说明书中给出实验数据来证实其所述的用途以及效果，否则将无法达到能够实现的要求。

并且在目前的审查过程中，在进入实审之后提交的实验数据，审查员对其接受的可能性很小。因此，对于这些案件，在撰写说明书时，就应当将详尽的实验数据也公开。此外，技术方案是否产生了预料不到的技术效果也是能够对创造性的判断产生重要影响的一个因素，尤其当技术方案与现有技术十分接近时，这一点尤为重要，因此，如果可能的话，在撰写专利申请文件时，尽可能的将技术方案产生的效果与最接近的现有技术做出对比，以实验数据证明其能够产生预料不到的技术效果。这样不仅能够提升申请文件被授权的可能性，而且在授权后的流程中，例如涉及无效的诉讼中，其也是一个极为有力的证据。

3．小结如何撰写一份高质量的专利申请文件，是一个较大的命题，不是一两篇文章能够阐明的，要求撰写者不仅对专利法及其实施细则有深刻的理解，而且要有深厚的专业功底，其是一个不断积累的过程，由于篇幅所限，本文只针对常涉及无效诉讼的理由所涉及的法条进行了讨论，其中出现的一些问题也是笔者在审查工作中遇到的，同时笔者也提出了一些建议，如有谬误之处请读者批评指正。

（文章来源于网络）